W wypadku, gdy chcemy zastrzec znak towarowy, musimy odpowiedź sobie na pytanie o zasięg terytorialny znaku, którego chcemy używać. To znaczy konieczne jest zdecydowanie się, na jakim rynku będziemy operować określonym towarem, a więc de facto, gdzie potrzebujemy na niego ochrony. Wnosząc o rejestrację w Urzędzie Patentowym RP, zatem korzystając z systemu krajowego, ochronę na znak towarowy zyskamy w obrębie granic Polski. Kiedy jednak firma nie ogranicza się do używania znaku towarowego do naszego kraju, opcją poszerzoną jest ochrona na teren całej Unii Europejskiej, za którą odpowiada Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) w Alicante. Globalną alternatywą będzie natomiast skorzystanie z tzw. „systemu madryckiego”, który umożliwia teoretycznie zdobycie jednoczesnej ochrony dla znaku towarowego na około 130 krajów. Teoretycznie – ponieważ operacja ta jest trochę bardziej skomplikowana niż np. rejestracja znaku w EUIPO. Jak zatem odbywa się proces rejestracji znaku towarowego na UE oraz na świat? Jakie są koszty i wymagania?
Zgodnie z art. 120 ustawy Prawa własności przemysłowej znakiem towarowym może być każde oznaczenie, które musi spełnić w sumie dwa warunki:
To oznaczenie, które służy odróżnienie konkretnych produktów lub usług danego przedsiębiorcy w handlu. Może być nim:
Znak nie powinien stanowić pospolitego w danej branży hasła. Przykładowo wniosek o udzielenie prawa ochronnego na znaki towarowego „drukarki i komputery” dla sklepu branży elektronicznej zostanie z całą pewnością oddalony. Znak towarowy powinien posiadać jakiś charakterystyczny – „fantazyjny” element, gdyż ma on być gwarantem, że będzie stanowić jednoznaczne wyróżnienie danej usługi lub produktu w określonej branży.
Firma, która prowadzi biznes, na terenie Unii Europejskiej, powinna pomyśleć o zastrzeżeniu unijnego znaku towarowego. Jest to najlepszy sposób na ochronę znaku w 28 krajach. Nie ma potrzeby, aby znak był najpierw zarejestrowany w procedurze krajowej, za pośrednictwem Urzędu Patentowego RP, można od razu ubiegać się o ochronę w EUIPO. Od 2004 r. Polska również objęta jest obszarem ochronnym dla znaków towarowych.
Rejestracji unijnego znaku towarowego dokonuje się w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) w Alicante. Można to zrobić na kilka sposobów, ale z pewnością najwygodniejszym i najtańszym sposobem jest rejestracja elektroniczna poprzez stronę Urzędu. Pozostałe opcje to droga pocztowa, wysyłka faksem lub osobiste złożenie dokumentów w siedzibie Urzędu – Avenida de Europa 4, 03008 Alicante.
Drogą elektroniczną zastrzeżenia znaku można dokonać w trybie zwykłym oraz przyspieszonym (tzw. fast track). Ten drugi tryb jest prawie dwukrotnie szybszy, ale należy spełnić dwa warunki, aby w ogóle był rozpatrywany:
Na stronie Urzędu znajdują się formularze, które należy użyć przy składaniu wniosku o zastrzeżenie unijnego znaku w trybie zwykłym. Zgłoszenie dokonuje się w jednym z urzędowych języków UE, czyli: angielskim, francuskim, hiszpańskim, niemieckim i włoskim. Poza tym „zgłaszający wskazuje drugi język, który jest językiem Urzędu i którego używanie akceptuje jako możliwy język postępowania w sprawie sprzeciwu, stwierdzenia wygaśnięcia lub unieważnienia” (art. 146 rozporządzenia 2017/1001).
Na stronie EUIPO możemy również sprawdzić czy nasza firma kwalifikuje się do funduszu dla małych i średnich przedsiębiorstw. Dzięki niemu można ubiegać się o dotacje i zwrot nawet 75% kosztów od EUIPO. Towary i usługi wyszukuje się za pomocą narzędzia TMclass. Po złożeniu wniosku nie będzie można zmieniać tej listy. Dodatkowo dzięki narzędziu TMview możemy wprowadzić nasz znak towarowy i przesłać nasze towary lub usługi i w ten sposób sprawdzić czy na terenie UE nie są wykorzystywane już podobne albo identyczne znaki towarowe. Warto zwrócić również uwagę, żeby przesyłany przez nas znak towarowy nie był wyłącznie opisowy, gdyż wtedy znacznie zwiększa się prawdopodobieństwo odrzucenia jego rejestracji.
Okres ochronny trwa 10 lat i można przedłużyć go nieskończoną ilość razy na 3 miesiące przed końcem danego okresu. Przedłużenie drogą elektroniczną kosztuje 850 euro, a papierową 1000 euro. Sam koszt rejestracji wynosi 850 euro (elektroniczna) lub 1000 euro (pozostałe zgłoszenia). Ponadto opłata za drugą klasę towarów i usług to 50 euro, a za każdą klasę powyżej dwóch – 150 euro. Takie same koszty są za przedłużenie.
System międzynarodowej rejestracji znaków towarowych jest regulowany Porozumieniem madryckim dotyczącym międzynarodowej rejestracji znaków z 14.04.1891 r. oraz protokołem do Porozumienia madryckiego przyjętym 27.06.1989 r. Biuro Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO), które znajduje się w Genewie, stanowi administracje Systemu Madryckiego. Ma on na celu ułatwienie zarejestrowania znaku towarowego dla państw członkowskich Systemu Madryckiego. Za pomocą jednej rejestracji albo jednego zgłoszenia znaku bazowego w kraju pochodzenia można uzyskać możliwość zastrzeżenia znaku na cały obszar, który obejmuje około 130 krajów. Oczywiście nie ma obowiązku zastrzegania znaku we wszystkich krajach, tylko w tych, gdzie faktycznie ten znak towarowy będzie wykorzystywany.
W wypadku ubiegania się o ochronę międzynarodową znaku, warunkiem koniecznym do spełnienia jest wcześniejsze zarejestrowanie go w kraju pochodzenia. W przypadku Polski zgłoszenia należy dokonać w Urzędzie Patentowym RP. Zgodnie z wytycznymi podanymi na stronie Urzędu „o rejestrację międzynarodową znaku towarowego może ubiegać się każda osoba fizyczna lub prawna przynależna do Polski lub zrównana w prawach z przynależnymi do Polski”[1]. Wniosek o rejestrację znaku międzynarodowego w UP można złożyć osobiście lub poprzez pośrednika, którym może być:
Więcej na temat rejestracji znaku towarowego w Urzędzie Patentowym przeczytasz w tekście „Rejestracja znaku towarowego w Polsce – dlaczego warto zastrzec znak towarowy i koszty rejestracji w Urzędzie Patentowym RP” (TU ADRES).
Zgłoszenie międzynarodowe składamy poprzez formularz MM2 w Urzędzie Patentowym drogą elektroniczną lub papierową. Zalecana jest droga online za pomocą eMadrid[2].
UWAGA – znak we wniosku międzynarodowym musi być identyczny z tym zgłoszonym wcześniej w Urzędzie Patentowym! We wniosku należy także zawrzeć wykaz towarów i usług, które mają zostają objęte ochroną, które są zgodne z klasyfikacją nicejską, czyli Międzynarodową klasyfikacją towarów i usług.
Przy składaniu wniosku do WIPO należy:
Opłata w Urzędzie Patentowym RP za rejestrację międzynarodową wynosi 600 zł. WIPO posiada dość rozbudowany cennik[2], który zawiera opłatę podstawową, opłatę dodatkową (za każdą klasę towaru) oraz opłatę uzupełniającą (za wyznaczanie krajów). Mogą się one od siebie różnić, w szczególności dwie ostatnie, ze względu na rodzaj zgłoszenia. Warto skorzystać z kalkulatora WIPO, ponieważ niektóre kraje mogą doliczać dodatkowe opłaty, których nie uwzględnia cennik WIPO. Opłaty w Biuro Światowej Organizacji Własności Intelektualnej są we frankach szwajcarskich.
Pytanie „czy warto” jest pytaniem bardzo zindywidualizowanym, gdyż nie ma na nie jednej odpowiedzi. Przede wszystkim wszystko zależy, w jakim obszarze rynku działa dana firma. Przy lokalnym zasięgu nie będzie sensu inwestowania pieniędzy w ochronę znaku poza granicami Polski. Poza tym zgłaszanie znaku unijnego wiąże się z ryzykiem, ponieważ wniesiony sprzeciw w jednym z krajów może odrzucić cały wniosek.
Z pewnością jednak przedsiębiorstwo, które stara się działać globalnie czy działa aktywnie na rynku europejskim powinno absolutnie zarejestrować swój znak towarowy w celach ochrony przed zabiegami nieuczciwej konkurencji. Pomaga to we wzmocnieniu globalnej marki, a także jest skuteczną bronią w walce z podróbkami. Z pewnością zgłoszenie unijnego czy międzynarodowego znaku powiązane jest ze znacznie wyższymi kosztami niż rejestracja znaku krajowego, dlatego jak już zauważyłem kluczowe jest wyodrębnienie obszaru działania danej firmy. Dodajmy również, że zastrzeżenie znaku może działać pozytywnie w tworzeniu wizerunku w oczach inwestorów.
Poniżej przedstawiamy wybrane często zadawane pytania oraz odpowiedzi na temat rejestracji znaku towarowego w UE i na świecie.
Elektroniczna rejestracja znaku towarowego w EUIPO kosztuje 850 euro, natomiast droga tradycyjną 1000 euro. Opłata za drugą klasę towarów i usług to 50 euro, a za każdą powyżej dwóch – 15o euro.
Na stronie EUIPO znajduje się wyszukiwarka, która proponuje różne narzędzia, dzięki któremu istnieje możliwość sprawdzenia takich samych lub podobnych znaków towarowych. Są to np. TMview, TMclass, eSearch plus czy wyszukiwarka uwierzytelnionych kopii dokumentów.
EUIPO daje możliwość, aby uzyskać ochronę na swój znak towarowy drogą elektroniczną. W tym celu należy założyć konto na EUIPO, wypełnić formularz oraz uiścić opłatę. Kiedy EUIPO otrzyma wpłatę rozpocznie formalne rozpatrywanie wniosku.
Nie. Od 23 marca 2016 r. nie jest możliwe zgłaszanie unijnych znaków towarowych za pośrednictwem Urzędu Patentowego RP.
[1] https://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/docs/pdf/madrid_marks.pdf.
[2] https://www.wipo.int/en/web/madrid-system/fees/sched.
[1] https://uprp.gov.pl/pl/przedmioty-ochrony/znaki-towarowe/procedura-miedzynarodowa.
[2] https://www.wipo.int/web/emadrid/.
Potrzebujesz pomocy prawnej związanej z tematem tego artykułu? Chcesz przekonać się czy będziemy potrafili Ci doradzić? Skontaktuj się z nami lub umów na bezpłatną wstępną konsultację online!
