Monitorowanie znaku towarowego jest czynnością, o której często przedsiębiorca przypomina sobie już po fakcie, czyli np. kiedy dostanie pismo wzywające do zaprzestania używania logo albo gdy zorientuje się nagle, że konkurencja używa podobnego lub wręcz identycznego znaku towarowego, co on sam. Z pewnością zarejestrowanie znaku towarowego stanowi pierwszy i najważniejszy punkt ochrony, lecz nie oznacza to, że nasz znak został podczas rejestracji gruntownie sprawdzony przez Urząd w bazach znaków krajowych, znaków Unii Europejskiej lub znaków międzynarodowych. Brak wniesienia sprzeciwu w trakcie rejestracji również nie jest dowodem na nieistnienie podmiotu o podobnym lub identycznym znaku towarowym, co ten rejestrowany. Co więcej zgłoszenia naruszenia ochrony znaku towarowego najczęściej następuje już w okresie, kiedy znak jest formalnie zarejestrowany.
Jak zatem radzić sobie z monitorowaniem konkurencji i czy w ogóle warto to robić? A może lepiej nie inwestować w ten proces czasu ani pieniędzy i czekać aż zgłosi się do nas inny podmiot? Jakie działania powinien podjąć przedsiębiorca?
Monitoring znaku towarowego jest regularnym procesem weryfikowania innych znaków towarowych, przy użyciu bazy znaków krajowych, która znajduje się na stronie Urzędu Patentowego RP, bazy znaków Unii Europejskiej, którą znajdziemy na stronie EUIPO (Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej) oraz w bazie znaków międzynarodowych dostępnej na stronie WIPO (Światowej Organizacji Własności Intelektualnej).
Czynność monitorowania wiąże się, zgodnie z definicją słowa, ze stałym, planowym działaniem. Na taką ciągłą obserwację rynku i konkurencji decydują się raczej tylko potężne, największe firmy jak Coca-cola, Adidas czy Apple. Mają one osobne działy prawników, których zadaniem jest wyłapywanie podobieństw w nowo zarejestrowanych znakach towarowych, ale przeciętne przedsiębiorstwo nie inwestuje w tego typu działania profilaktyczne. Dla większości firm sprawdzanie logo konkurencji kojarzy się przede wszystkim z działaniem zalecanym przed złożeniem wniosku o rejestrację znaku. Taka analiza służy wyłapaniu ewentualnych znaków identycznych lub podobnych do tego, który firma zamierza zgłosić do Urzędu.
Więcej na temat rejestracji znaku towarowego w Polsce przeczytasz w tekście „Rejestracja znaku towarowego w Polsce – dlaczego warto zastrzec znak towarowy i koszty rejestracji w Urzędzie Patentowym RP” (TU ADRES) oraz o rejestracji w UE i na świecie w tekście „Ochrona znaku towarowego w Unii Europejskiej i na świecie – rejestracja znaku towarowego w EUIPO i na resztę świata” (TU ADRES).
Dokonanie weryfikacji istnienia znaków podobnych lub identycznych do tego, który dana firma chciałaby zarejestrować, leży właśnie po stronie tej firmy. Urząd nie zajmuje się tym nawet w trakcie procesu rejestracji – kładzie nacisk na sprawdzenie czy wnioskowany znak spełnia wymogi pozwalające na ustalenie jednoznacznego i dokładnegoprzedmiotu udzielonej ochrony. Dlatego tak ważne jest zadbanie o podstawową ochronę, czyli rejestrację swojego znaku towarowego, a także rozważenie opcji monitorowania konkurencji. Może to w przyszłości uchronić przed kłopotami, jak np. przypadki prób wymuszania opłat dla firm, które wręcz zajmują się rejestrowaniem istniejących już znaków towarowych, co pozwala nawet na sparaliżowanie działania „zaatakowanej” firmy.
Tak jak już wspomniałem pierwszym – wysoce zalecanym – procesem monitorowania znaku towarowego w wymienionych bazach jest weryfikacja przed rozpoczęciem rejestracji znaku. Przedsiębiorca dokonuje wtedy swoistej analizy ryzyka, która polega na sprawdzeniu czy istnieją choćby podobne znaki do tego, jaki chce zarejestrować. Pozwoli to uniknąć z jednej strony odrzucenia wniosku rejestracji z powodu złożonego przez inny podmiot sprzeciwu, a z drugiej strony pozwoli zorientować się czy istnieje prawdopodobieństwo zgłoszenia naruszenia ochrony znaku już po formalnie przyjętej rejestracji.
Podkreślę raz jeszcze – sam fakt rejestracji znaku nie zapewni mu całkowitej ochrony przed naruszeniem. Ponieważ Urząd nie monitoruje w ogóle podobieństwa znaków, prędzej czy później dojdzie do sytuacji, kiedy natkniemy się sami na używany przez konkurencję taki sam lub podobny znak albo odbierzemy pismo od innego podmiotu dotyczące zaprzestania używania zarejestrowanego przez nas znaku. Zbieżność może być zupełnie przypadkowa, ale może także wynikać z celowego działania nieuczciwej konkurencji. Co więcej spór może być również efektem błędnego udzielenia prawa ochronnego na określenie, które zawiera zbyt potoczne dla danej branży słowa – z takim przypadkiem spotkaliśmy się w naszej kancelarii, gdy z pismem o naruszeniu prawa ochronnego do naszego klienta zgłosiła się firma, która posiadała dopuszczony formalnie zbyt potocznie brzmiący znak mający duże podobieństwo do powszechnego w branży klienta, używanego również przez naszego klienta.
Podczas zgłaszania znaku towarowego w Urzędzie Patentowym RP, po przebadaniu przesłanek bezwzględnych, dochodzi do publikacji informacji o dokonanym zgłoszeniu w Biuletynie Urzędu Patentowego. Od tego momentu rozpoczyna się 3 miesięczny okres na składanie ewentualnego sprzeciwu przez podmioty trzecie w razie istnienia identycznego lub podobnego znaku do tego, który jest rejestrowany. Jeśli takowy sprzeciw zostanie zgłoszony, rozpoczyna się postępowanie w sprawie sprzeciwu. Urząd informuje wtedy o tym, bez zwłoki, przedsiębiorcę, który dokonuje rejestracji i daje obydwu podmiotom 2 miesiące czasu na ugodowe rozstrzygnięcie. Ten okres może przeciągnąć się nawet do 6 miesięcy, zgodnie z art. 15219 ust. 2 prawa własności przemysłowej – podstawą jest tutaj zgodny wniosek obydwu stron. W trakcie tego czasu strony sporu mogą kontaktować się bezpośrednio ze sobą w celu ustalenia rozwiązania.
Kiedy ugody nie uda się osiągnąć, Urząd wzywa podmiot rejestrujący znak do złożenia odpowiedzi na sprzeciw. Wtedy może on podnieść zarzut nieużywania wcześniejszego znaku w sposób rzeczywisty w ciągu nieprzerwanego okresu 5 lat, poprzedzających datę dokonania zgłoszenia znaku towarowego. To oznacza, że podmiot zgłaszający sprzeciw musi udowodnić przed Urzędem, że wciągu ostatnich 5 lat używał w jakikolwiek sposób tego znaku (umieścił go gdzieś fizycznie lub w internecie). Przy braku dowodu na to Urząd oddali sprzeciw.
Po rozpatrzeniu sprzeciwu Urząd wydaje decyzję, która może stanowić o:
Przy sporze dotyczącym sprzeciwu można wyznaczyć pełnomocnika, którym może być np. adwokat lub radca prawny
Dodatkową możliwością podczas rozstrzygania sprzeciwu przez UP jest możliwość wniesienia mediacji do Centrum WIPO. Opłata administracyjna wynosi 50 euro od strony postępowania.
Okres 3 miesięcy, który wyznacza Urząd na wniesienie sprzeciwu, jest nieprzekraczalny. Oznacza to, że po jego upływie nie ma możliwości wniesienia sprzeciwu do Urzędu. Od tej chwili (chyba że zgłoszenie znaku towarowego zostanie odrzucone podczas rejestracji przez Urząd) drogą podmiotów trzecich, które zauważą, że zarejestrowany znak jest identyczny lub podobny do ich własnego, jest wysyłanie pism o zaprzestanie użytkowania takiego logo. Kontakt odbywa się przeważnie za pośrednictwem prawników. Taki spór nie trafia do Urzędu Patentowego, ani do EUIPO czy WIPO, lecz przy braku porozumienia pomiędzy stronami kończy się na drodze sądowej, gdzie podmioty starają się udowodnić swoje pierwszeństwo do znaku.
Poniżej przedstawiamy kilka najczęstszych pytań oraz odpowiedzi na temat monitorowania i ochrony znaków towarowych.
Możliwe jest samodzielne monitorowanie znaku towarowego, jednak nie jest ono wskazane ze względu na towarzyszące temu ograniczenia: czasochłonne zajęcie, brak automatycznych powiadomień bez korzystania z płatnych narzędzi, trudności w sferze wychwytywania znaków podobnych, a nie tylko identycznych.
Za użycie zastrzeżonego znaku towarowego bez zgody jego właściciela może grozić roszczenie do zaniechania naruszania znaku oraz naprawienia wyrządzonej szkody, które przysługują właścicielowi znaku (art, 296 Prawo własności przemysłowej). Poza karami grzywny grozi również kara pozbawienia do 2 lat wolności (art. 305).
Można udzielić innej osobie upoważnienia do używania znaku towarowego, zawierając z nią umowę licencyjną (art. 163, ust. 1 Prawo własności przemysłowej).
EUIPO jest to Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej. Zarządza znakami towarowymi i prawami do wzorów w UE oraz bazą utworów osieroconych.
Monitorowanie znaku towarowego stanowi element działań profilaktycznych i analizy ryzyka, która jest przecież podstawą funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa. Zainwestowanie w monitoring znaku towarowego już po jego rejestracji może niejednokrotnie zapobiec niepotrzebnym kosztom sporów sądowych (profesjonalny prawnik potrafi dobrze doradzić, kiedy warto wchodzić w spór) oraz przede wszystkim przeciwdziałać nieuczciwej konkurencji.
Wybranie odpowiedniej kancelarii prawnej na profesjonalnego pośrednika przed Urzędem, na pomoc w dobrze przeprowadzonym monitoringu znaku towarowego lub też na przedstawiciela przed sporem o prawo ochronne znaku towarowego stanowi ważną decyzję, która może skutecznie wesprzeć przedsiębiorcę.
Potrzebujesz pomocy prawnej związanej z tematem tego artykułu? Chcesz przekonać się czy będziemy potrafili Ci doradzić? Skontaktuj się z nami lub umów na bezpłatną wstępną konsultację online!
